Существенные условия лицензионного договора, предмет договора, вознаграждение лицензиара

Лицензионный договор

Существенные условия лицензионного договора, предмет договора, вознаграждение лицензиара

“Гражданско-правовая природа лицензионного договора” (Витко В.С.) (“Статут”, 2011)

Понятие лицензионного договора

Ст. 1235 ГК РФ устанавливает, что по лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

По юридической природе лицензионный договор:

    • консенсуальный,
    • взаимный,
    • возмездный (как правило).

Стороны лицензионного договора

    1. Лицензиар – это лицо, передающее принадлежащее ему право на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, селекционное достижение, топологию интегральной микросхемы, ноу-хау (патентообладатель; владелец товарного знака; автор топологии интегральной микросхемы; владелец ноу-хау).
    2. Лицензиат – это лицо, приобретающее у другой стороны договора (лицензиара) право на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца, селекционного достижения, топологии интегральной микросхемы, товарного знака или ноу-хау в объеме, предусмотренном договором, и принимающее на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и осуществлять другие действия, предусмотренные договором.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Предмет лицензионного договора

П. 6 ст. 1235 ГК РФ устанавливает, что предметом лицензионного договора является результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство).

Однако, с учетом традиционной для гражданского права дихотомии, предмет лицензионного договора является сложным (подробнее…) и включает:

    1. результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору
    2. способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Существенные условия лицензионного договора

    • предмет договора;
    • территория, на которой действует договор;
    • срок действия договора;
    • размер и порядок выплаты вознаграждения.

Виды лицензионных договоров:

    • договор о предоставлении простой (неисключительной) лицен­зии, предусматривающий право пользователя (лицензиата, обладателя лицензии) использовать соответствующий объект (результат интеллек­туальной деятельности или средство индивидуализации) с сохранени­ем за лицензиаром (правообладателем) права выдачи лицензий другим лицам (подп. 1 п. 1 ст. 1236 ГК);
    • договор о предоставлении исключи­тельной лицензии, по которому лицензиар лишается права выдачи ли­цензий другим лицам (подп. 2 п. 1 ст. 1236 ГК).

ВАЖНО! В случае выдачи исключительной лицензии лицензиар не вправе сам использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в тех пределах, в которых право использования такого результата или такого средства индивидуализации предоставлено лицензиату по договору на условиях исключительной лицензии, если этим договором не предусмотрено иное (п. 1.1 ст. 1236 ГК РФ).

При этом в интересах правообладателя п. 2 ст.

1236 ГК установле­на презумпция простой (неисключительной) лицензии, предполагаю­щая наличие исключительной лицензии лишь в случаях, прямо преду­смотренных лицензионным договором (и тем самым также оставляю­щая за правообладателем максимально возможные правомочия).

В этих же целях предусмотрено, что право (а по сути способ) использования соответствующего объекта, прямо не указанное в лицензионном дого­воре, не считается предоставленным лицензиату-пользователю (абз. 2 п. 1 ст. 1235 ГК).

Допускается также возможность заключения такого лицензионного договора, по условиям которого одни способы (способ) использования соответствующего объекта оформлены по принципу простой (неис­ключительной) лицензии, а другие (другой) — по принципу исключи­тельной лицензии, т.е. в одном и том же договоре происходит сочета­ние этих двух различных видов лицензий («смешанная лицензия»).

При использовании объектов патентного права и селекционных дос­тижений, охраняемых патентом, допускается предоставление открытой лицензии, в силу которой любое лицо вправе использовать соответст­вующий результат интеллектуального творчества на условиях, уста­новленных патентообладателем (ст. 1368 и 1429 ГК).

Виды лицензионных договоров по объектам ис­ключительного права

Кроме того, лицензионные договоры различаются по объектам ис­ключительного права. При этом речь идет о лицензионных договорах о предос­тавлении права использования:

    • произведения (ст. 1286 ГК), в том чис­ле по издательскому лицензионному договору (ст. 1287 ГК);
    • объекта смежных прав (ст. 1308 ГК);
    • изобретения, полезной модели или промышленного образца (ст. 1367 ГК);
    • селекционного достижения, охраняемого патентом (ст. 1428 ГК);
    • топологии интегральной микросхемы (ст. 1459 ГК);
    • секрета производства – ноу-хау (ст. 1469 ГК);
    • товарного знака (ст. 1489 ГК);
    • единой технологии (ст. 1550 ГК).

Виды лицензионных договоров в зависимости от вида лицензии

(далее “на использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации” для краткости заменено на “…на использование…”)

По виду лицензии различают лицензионные договоры (теория, особенности ГК РФ – в статьях):

    • на “чистые” лицензии (если права на использование предоставляются в рамках самостоятельного договора, а не в составе других сделок);
    • на сопутствующие лицензии (передача прав на использование в составе других сделок);
    • на возвратные лицензии (предоставляет лицензиару право на использование объекта или технологии, разработанных лицензиатом на основе знаний, первоначально полученных им по основному лицензионному договору; обязательства в отношении возвратных лицензий обычно вытекают из раздела (или статьи) “Технические усовершенствования и новые патенты”, включаемой в основной лицензионный договор);
    • на перекрестные лицензии (кросс-лицензии, подразумевают взаимное предоставление прав на использование различными патентообладателями в тех случаях, когда они не могут осуществлять производственную или коммерческую деятельность, не нарушая патентных прав друг друга);
    • на принудительные лицензии (выдаются компетентным государственным органом или судом заинтересованному лицу в случае длительного неиспользования или недостаточного использования патентообладателем своей разработки, а также отказа в продаже лицензий; ст. 1239 ГК РФ);
    • на открытые лицензии (предоставление права на использование на основании официального заявления патентообладателя в компетентный государственный орган о готовности продать лицензию любому заинтересованному лицу; ст. 1286.1, ст. 1368 и 1429 ГК);
    • на обязательные лицензии (разрешение на использование прав, выдаваемое компетентным госорганом без согласия патентообладателя);
    • на сублицензии (право на использование, предоставляемое лицензиатом на использование объекта промышленной собственности или селекционного достижения третьим лицам при согласии лицензиара и на условиях, которые должны быть оговорены в основном лицензионном договоре между лицензиаром и лицензиатом; ст. 1238 ГК РФ).

Форма лицензионного договора

П. 2 ст. 1235 ГК РФ устанавливает, что лицензионный договор заключается в письменной форме, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.

Исключения (например, ст. 1286 ГК РФ):

    • в устной форме – лицензионный договор, предметом которого является право на использование произведения в периодическом печатном издании ;
    • путем присоединения к нему на условиях, которые изложены на экземпляре программы – лицензионный договор, предметом которого является программа для ЭВМ или база данных (коробочная лицензия).

Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены ст. 1232 ГК РФ.

Сублицензионный договор

Особой разновидностью лицензионного договора является субли­цензионный договор, в соответствии с которым при письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу.

При этом сублицензиату могут быть предоставлены права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата.

Срок действия сублицензионного договора не может превышать срок действия лицензионного договора.

Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное.

К сублицензионному договору применяются правила ГК РФ о лицензионном договоре.

Источник: https://jurkom74.ru/ucheba/litsenzionniy-dogovor

Рассказываю про лицензионный договор во франчайзинге

Существенные условия лицензионного договора, предмет договора, вознаграждение лицензиара
24 июня 2019 1 407

Статья посвящена лицензионному договору во франчайзинге. В материале подробно раскрываются основные положения этого соглашения.

Франчайзинг предоставляет потрясающие возможности для развития бизнеса.

Однако для того, чтобы участники подобного сотрудничества чётко понимали свои роли, права, обязанности, гарантии и механизм взаимодействия, их отношения должны быть зафиксированы.

Обычно для таких целей используется договор коммерческой концессии. Но существует и альтернативное решение – лицензионное соглашение. Разница между ними описана в этой статье.

Но что же собой представляет лицензионный договор, что это такое? Всё в деталях – чуть ниже.

Что такое лицензионный договор

Лицензионный договор – это соглашение, в рамках которого одна сторона (лицензиар) является обладателем исключительного права на средство индивидуализации или на результат интеллектуальной деятельности, причём она предоставляет или обязуется предоставить второй стороне (лицензиату) право использования указанного результата или средства в установленных пределах. Данный контракт нашёл широкое применение в разных сферах, в том числе и во франчайзинге.

Предмет подобного договора бывает разным:

  • товарный знак;
  • знак обслуживания;
  • коммерческое обозначение;
  • фирменное наименование;
  • ноу-хау.

Однако существует и другая классификация подобных соглашений. Так, лицензионный договор по объёму прав бывает исключительным и неисключительным. По первому права передаются навсегда и только конкретному лицу. По второму основное право остаётся у лицензиара, а право пользования он может предоставить ряду лиц по своему усмотрению.

Если вам нужна помощь в разработке договора – обратитесь ко мне, у меня большой практический опыт в этой сфере, буду рад помочь!

Мои услуги

Применение лицензионного договора во франчайзинге

Во франчайзинге лицензионный договор, как правило, применяется в тех случаях, когда:

  • товарный знак лицензиара не зарегистрирован;
  • лицензиар хочет снять с себя ответственность за деятельность лицензиата в юридическом смысле;
  • лицензиар планирует передавать исключительно ноу-хау, с помощью которого лицензиат сможет получать прибыль.

Тем не менее при грамотном обращении с этим правовым инструментом можно наладить взаимовыгодное сотрудничество в интересном для всех формате. Однако для того, чтобы не столкнуться впоследствии с многочисленными проблемами, стоит разобраться со всеми нюансами.

Например, лицензионный договор на товарный знак обязательно регистрируется в Роспатенте. А вот если такой передачи права не происходит, то регистрация не нужна.

Структура лицензионного договора

Чтобы грамотно составить подобный договор, нужно внимательно подойти к его структуре в первую очередь. Итак, в соглашении должно быть следующее:

  • преамбула – в этой части оговариваются стороны, указывается название соглашения, вносятся реквизиты. Лицензиару необходимо обозначить своё право интеллектуальной собственности, а лицензиату – однозначно заявить о желании получить его в том или ином виде;
  • определение ключевых понятий – стандартная часть, имеющая важное значение;
  • предмет – здесь указывается и сам предмет сделки, и возможность заключить договор сублицензии;
  • изменения – эта часть посвящена любым дополнениям и усовершенствованиям, которые лицензиат имеет право осуществить от своего имени;
  • права и обязанности сторон – одна из базовых частей, затрагивающая основу взаимодействия;
  • гарантии – в данном пункте подробно расписываются гарантии от обеих сторон. То есть лицензиар указывает способы обеспечения передачи права, а лицензиат – то, каким именно образом будет с его стороны гарантироваться надлежащее использование объекта интеллектуальной собственности;
  • срок действия лицензионного договора – один из ключевых разделов, поэтому он часто выносится отдельно;
  • платежи – если договор заключается на возмездной основе, то обязательно нужно указать, будет ли плата разовой или периодической. Не забудьте обозначить реквизиты для денежных переводов;
  • обеспечение конфиденциальности – эта часть имеет принципиальное значение в тех ситуациях, когда речь идёт о ноу-хау, потому что разглашение информации, по факту, обесценивает изобретение;
  • вопросы защиты передаваемого права и ответственности сторон – очень важный раздел, предоставляющий возможность отстоять свою позицию на основании договора;
  • механизм разрешения возникающих конфликтов – часть, на которую обязательно обращают внимание суды;
  • условия расторжения сделки – здесь может быть описан как принудительный механизм, так и добровольный порядок;
  • завершающий раздел – часть, в которой обычно фиксируются официальные адреса сторон и подписи.

Выше указана примерная структура лицензионного договора. Она может меняться по желанию сторон, однако основные моменты всё равно должны быть в соглашении.

Условия лицензионного договора

подобного соглашения до определённой степени определяется сторонами. Однако есть существенные условия лицензионного договора, без которых он не будет признан действительным. Это:

  • стороны (кто именно заключает сделку);
  • предмет (что конкретно передаётся);
  • территория действия такого соглашения;
  • срок;
  • характер договора (возмездный или нет, в первом случае – размер и порядок оплаты).

Всё остальное или раскрывает указанное, или дополняет его. Учтите, что при составлении лицензионного договора прорабатывать существенные условия нужно в первую очередь.

Права и обязанности сторон по лицензионному договору

Одними из ключевых моментов такого соглашения являются права и обязанности сторон по лицензионному договору. Поэтому на них следует остановиться отдельно.

Права лицензиара:

  • обозначить, что именно передаётся в пользование и на каких конкретно условиях;
  • ограничить лицензиата в возможности заключать сублицензионные договоры;
  • указать, на какой именно территории будет действовать данное соглашение, а также в течение какого конкретно срока;
  • получить вознаграждение за передачу права, если таковое предполагается;
  • контролировать в установленном в договоре порядке характер использования предмета соглашения.

Обязанности лицензиара:

  • передать право на средство индивидуализации или на результат интеллектуальной деятельности;
  • не препятствовать лицензиату в законном использовании полученного по договору права;
  • своевременно уведомлять вторую сторону обо всём, что может помешать дальнейшему исполнению договора.

Права лицензиата:

  • получить право на использование средства индивидуализации или на результат интеллектуальной деятельности лицензиара;
  • использовать предмет договора всеми способами, которые не запрещены по соглашению или же по законодательству, в том числе улучшать, дополнять и видоизменять;
  • заключать сублицензионные договоры, если такая возможность предусмотрена основным контрактом;
  • узнавать своевременно обо всём, что может повлиять на характер соглашения.

Обязанности лицензиата:

  • использовать полученное по договору право оговоренным в тексте соглашения образом, не злоупотреблять им;
  • соблюдать установленные в договоре территориальные ограничения;
  • не менять предмет соглашения, если это прямо запрещено или проистекает из содержания контракта;
  • своевременно выплачивать положенное по договору вознаграждение.

Ответственность сторон по лицензионному договору

В тексте данного соглашения также обязательно должна быть прописана ответственность сторон. Она может выражаться в штрафных санкциях, причём желательно предельно точно указать, сколько и за что именно нужно будет выплачивать. Здесь же можно расписать схему разрешения конфликта.

Лицензионный договор может стать альтернативой соглашению коммерческой концессии в некоторых случаях. Так что к этому контракту стоит отнестись максимально внимательно, а перед подписанием лучше всего проконсультироваться с юристами.

Нужна помощь в разработке договора франчайзинга? Напишите нам

Источник: https://blog.burocrat.ru/upakovka-franshizy/488-licenzionnyy-dogovor-vo-franchayzinge.html

Бизнес
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: